Les forets sont-ils maintenant aussi des idées abstraites ?

Ce qui suit est un article d'invité vraiment merveilleux du professeur Jeffrey Lefstin de la faculté de droit de l'UC San Francisco, qui se concentre sur une décision récente de l'ITC trouvant un résumé de foret revendiqué en raison de ses limitations fonctionnelles.

par Jeffrey Lefstin

Peu de temps après que la Cour suprême ait décidé Mayo contre Prometheus, j'ai écrit un article suggérant, basé sur une partie de l'histoire qui a suivi Funk Brothers, que les brevets sur les procédés et compositions industriels ordinaires pourraient devenir inéligibles dans le sillage de Mayo. Comme le circuit fédéral a interprété Mayo et Alice, une partie de cela s'est produite. Dans l'affaire controversée American Axle v. Neapco, le circuit fédéral a retenu les revendications d'un processus de fabrication d'arbres de transmission d'automobiles inéligibles en vertu de l'article 101, car les revendications visaient les «lois de la nature» et rien de plus. Et dans Yu c. Apple, le circuit fédéral a déclaré que les réclamations concernant un appareil photo numérique étaient inadmissibles en tant qu'"idées abstraites".

Le dernier développement de cette tendance est la décision de la Commission du commerce international dans une enquête en vertu de l'article 337, In The Matter of Certain Polycristallin Diamond Compacts and Articles Containing Same. [2022-10-26 [DI 783166].Avis de la Commission] Confirmant la décision initiale, l'ITC a constaté que toutes les revendications revendiquées, concernant les composites de diamant pouvant être utilisés dans les trépans, étaient des "idées abstraites" inadmissibles en vertu de l'article 101.

Les revendications dans l'affaire visaient des compacts de diamant polycristallin (PDC), qui peuvent être utilisés comme éléments de coupe dans des outils tels que des trépans rotatifs. Un PDC est composé d'une couche contenant du diamant (une "table") liée à un substrat. La table de diamant est fabriquée en mélangeant des grains de diamant avec un catalyseur métal-solvant, comprenant généralement du cobalt. Lorsque le substrat et le mélange diamant-catalyseur sont soumis à la chaleur et à la pression, les grains de diamant se lient les uns aux autres et au substrat.

Les brevets sont basés sur la technique de fabrication du PDC à des pressions élevées, au moins 7,5 GPa. Selon les spécifications du brevet, les PDC fabriqués dans ces conditions présentent une liaison et une densité de diamant améliorées, ce qui se traduit par une stabilité thermique et une résistance à l'usure plus élevées.

Les revendications revendiquées définissent la table de diamant en termes de trois types de propriétés : (i) des propriétés structurelles, telles que la taille des grains de diamant ; (ii) des mesures de performance, telles que le degré de stabilité thermique ou de résistance à l'usure atteint dans un comprimé ; et (iii) d'autres paramètres, tels que la conductivité électrique ou la coercivité magnétique de la table, censés refléter la quantité de catalyseur métal-solvant restant ou la distance entre les grains de diamant dans la table.[1] Une revendication représentative provient du brevet US10507565, avec les limitations de revendication en cause dans le cas mis en évidence :

18. Comprimé de diamant polycristallin, comprenant :

une table en diamant polycristallin, au moins une partie non lixiviée de la table en diamant polycristallin comprenant :

une pluralité de grains de diamant directement liés ensemble via une liaison diamant à diamant pour définir des régions interstitielles, la pluralité de grains de diamant présentant une taille de grain moyenne d'environ 30 μm ou moins ;

un catalyseur occupant au moins une partie des régions interstitielles ;

dans lequel la partie non lessivée de la table de diamant polycristallinprésente une coercivité d'environ 115 Oe à environ 175 Oe;

dans lequel la partie non lessivée de la table de diamant polycristallinprésente une conductivité électrique moyenne inférieure à environ 1200 S/m ; et

dans lequel la partie non lessivée de la table de diamant polycristallinprésente une stabilité thermique, tel que déterminé par la distance de coupe, avant la rupture lors d'un essai au tour vertical,d'au moins environ 1300 m.

Toutes les revendications revendiquées ont été confirmées contre les contestations d'habilitation en vertu de l'article 112. Cependant, la détermination initiale a conclu, et la Commission a confirmé, que toutes les revendications revendiquées visaient des "idées abstraites" et donc un objet non brevetable en vertu de l'article 101.

Comment l'ITC a-t-elle pu arriver à un tel résultat ? Bien que le raisonnement ne soit pas toujours facile à suivre (la détermination initiale a rejeté les propriétés électriques et magnétiques citées par la revendication comme "gratuites plutôt qu'inventives"), le point crucial de la décision de la Commission est sa conclusion selon laquelle les revendications énoncent les propriétés souhaitées mais pas la manière d'obtenir ces propriétés :

Les revendications couvrent ici un ensemble d'objectifs pour les PDC qui, selon les spécifications, peuvent être dérivés d'une liaison diamant à diamant améliorée. Les revendications n'énumèrent pas un moyen d'obtenir les caractéristiques revendiquées ; ils récitent simplement la plage de valeurs souhaitée pour chaque caractéristique.

La Commission a reconnu que la spécification peut avoir enseigné les conditions et les matériaux d'entrée nécessaires pour fabriquer des PDC avec les propriétés citées - conformément à sa conclusion selon laquelle le manque d'activation n'avait pas été démontré. Mais ces conditions n'étaient pas énoncées dans les revendications. Selon la Commission, en vertu de la décision du Circuit fédéral dans American Axle c. Neapco, "les caractéristiques non revendiquées du processus de fabrication" ne peuvent pas avoir pour effet de supprimer [les revendications] du domaine des objets non éligibles "" (citant American Axle). Les revendications visaient donc uniquement le résultat ou l'objectif d'une table de diamants avec les propriétés souhaitées - une idée abstraite au sens du § 101.

La Commission a donc estimé qu'une composition de matière ou une revendication de fabrication, qui définit l'objet en partie par un effet ou un résultat, n'est brevetable en vertu de l'article 101 que si elle énonce en outre le procédé par lequel le matériau revendiqué est fabriqué. Sinon, l'allégation ne vise que l'idée abstraite d'atteindre ce résultat.

C'est une proposition remarquable , et représenterait un changement radical de la loi. Car il est établi depuis longtemps que les revendications de composition ou de fabrication peuvent être définies en partie par la fonction ou le résultat, tant que les revendications satisfont aux exigences de précision et de divulgation désormais énoncées au § 112.

Il est vrai que pendant un certain temps après la condamnation par la Cour suprême du "langage commodément fonctionnel au point exact de la nouveauté" dans General Electric v. Wabash Appliance, 304 US 364 (1938), l'Office des brevets et les tribunaux étaient hostiles à l'utilisation de limitations "fonctionnelles" pour définir des compositions. Dans In re Fullam, 161 F2d. 247 (CCPA 1947), la Cour d'appel des douanes et des brevets a examiné une revendication d'une méthode de polissage d'une finition en résine cuite, qui énonçait l'utilisation d'une nouvelle poudre abrasive - la poudre étant caractérisée dans la revendication uniquement par la propriété de former des flocons avec le matériau abrasé. Le CCPA a estimé que lorsqu'une revendication définit un matériau "non pas en termes de ce qu'il est, mais de ce qu'il fait", la revendication était "fonctionnelle" et donc non brevetable en vertu de General Electric. Cette théorie a survécu jusqu'à In re Fisher, 307 F.2d 948 (CCPA 1962), où le CCPA a affirmé le rejet d'une revendication d'un concentré hormonal défini par sa puissance. Désormais formulée comme une question d'indéfinité en vertu de l'article 112 de la loi de 1952 (maintenant l'article 112 (b)), le tribunal a déclaré la demande invalide car elle définissait «ce que ce concentré fera plutôt que ce qu'il est». Les tribunaux n'ont pas invalidé ces revendications parce que les limites de la revendication n'étaient pas claires ou parce que les revendications étaient plus larges que la divulgation. Au contraire, toute utilisation d'un langage fonctionnel pour définir une composition était suffisante pour invalider une revendication.

Mais après avoir jeté le doute sur la doctrine Fullam dans In re Fuetterer, 319 F.2d 259 (CCPA 1963)[2], le CCPA a définitivement réglé la question en faveur de telles revendications dans In re Swinehart, 439 F.2d 210 (CCPA 1971). Swinehart a examiné la revendication suivante d'un cristal transparent aux infrarouges (utile, entre autres, pour la fenêtre avant des missiles à recherche de chaleur):

24. Une nouvelle composition de matière, transparente aux rayons infrarouges et résistante aux chocs thermiques, celle-ci étant un bain solidifié de deux composants présents en proportion approximativement eutectique, l'un desdits composants étant BaF2 et l'autre étant CaF2.

Notamment, des compositions eutectiques de fluorure de baryum et de fluorure de calcium étaient connues dans l'art antérieur. Les propriétés souhaitables de transparence infrarouge et de résistance thermique découlent des conditions de préparation décrites dans l'exposé. La divulgation indiquait même : "La caractéristique essentielle de la présente invention est la croissance des corps instantanés dans des conditions contrôlées." [3] Ainsi, exactement comme les revendications dans Polycristallin Diamond Compacts, la revendication énonce les caractéristiques souhaitées du cristal, mais n'indique pas comment ces caractéristiques ont été obtenues.

L'Office des brevets a rejeté la revendication comme "fonctionnelle", car tous les mélanges eutectiques de BaF2 et CaF2 n'auraient pas les propriétés de transparence infrarouge et de résistance thermique énoncées dans la revendication. Inversant le rejet (et annulant explicitement la décision Fisher), le CCPA a estimé qu'il n'y avait rien d'intrinsèquement mal à définir une composition «par ce qu'elle fait plutôt que par ce qu'elle est». Le tribunal a expliqué que les seuls problèmes liés à l'utilisation d'un tel mode de définition étaient (1) l'absence possible de nouveauté, lorsque les caractéristiques fonctionnelles étaient inhérentes à l'état de la technique ; (2) indéfinition possible en vertu du § 112, lorsque le langage n'était pas suffisamment précis pour délimiter l'objet englobé par la revendication, et (3) divulgation insuffisante possible en vertu du § 112, lorsque l'étendue de la revendication soulevait des questions telles que la portée de l'habilitation.

Des affaires ultérieures ont confirmé que les revendications pouvaient définir des compositions par des résultats ou des effets, où les résultats dépendaient du processus de fabrication non revendiqué plutôt que d'être dérivés uniquement des propriétés chimiques ou structurelles énoncées par la revendication. Par exemple, dans In re Miller, 441 F.2d 689 (CCPA 1971), la revendication en cause énonçait une composition de PFTE en poudre définie en partie par les résultats souhaités (comme la résistance à la traction lorsqu'elle est frittée) et en partie par des propriétés « gratuites » (telles que la résistance diélectrique), les propriétés citées découlant du processus de broyage de la poudre. L'inclusion de propriétés dérivées de la préparation n'a même pas soulevé de problème à l'Office des brevets, la question en l'espèce étant de savoir si la poudre pouvait être définie par des propriétés ne se manifestant que lorsque la poudre était frittée dans un moule[4]. De même, dans In re Roberts, 470 F.2d 1399 (CCPA 1973), le tribunal a approuvé une revendication de "film de polyéthylène téréphtalate ondulé ayant un coefficient de frottement de surface inférieur à environ 0,40 tel que déterminé par le test de Bell", où la réduction revendiquée du frottement découlait d'étapes de production divulguées dans la spécification mais absentes de la revendication. Selon le CCPA, "l'absence dans la revendication d'étapes spécifiques qui entraîneraient la propriété de friction souhaitée n'est pas un défaut. Les revendications définissent les limites de l'invention revendiquée, et c'est la fonction de la spécification de détailler comment cette invention doit être mise en pratique."

Cette ligne d'autorité n'est guère obsolète. Pas plus tard qu'en 2017, dans BASF c. Johnson Matthey, 875 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2017), le circuit fédéral s'est appuyé sur Swinehart pour annuler un tribunal de district qui avait invalidé des revendications définissant une composition avec un langage fonctionnel. Tout comme la Commission dans cette affaire, le tribunal de district a invalidé les demandes d'indéfinition parce qu'elles "énoncent une propriété de performance que la composition doit afficher, plutôt que sa composition réelle". Le circuit fédéral a inversé, estimant que le langage fonctionnel était autorisé tant que la demande satisfaisait à la norme Nautilus de certitude raisonnable.

Mais tout cela était avant le régime actuel d'éligibilité aux brevets, et avant que le circuit fédéral ne décide American Axle. Lorsque le professeur Peter Menell et moi avons déposé notre mémoire d'amicus judiciaire demandant à la Cour suprême d'accorder un certiorari dans American Axle, l'un des points que nous avons soulevés était qu'en faisant du défaut allégué d'une revendication de décrire comment réaliser une invention une question de l'article 101, le circuit fédéral avait effectivement supplanté l'article 112. pour arriver à un résultat particulier.

Au moins dans American Axle, on aurait pu se demander si les revendications satisfaisaient aux exigences de l'article 112.[5] Alors peut-être pourrions-nous justifier le résultat dans American Axle comme un test de je-sais-quand-je-le-vois pour manque de brevetabilité en vertu de l'article 112, tout comme Alice est devenue un test de je-sais-quand-je-vois-it pour manque de brevetabilité § 103. Pourtant, dans Polycristallin Diamond Compacts, la Commission a spécifiquement constaté que l'absence d'habilitation n'avait pas été prouvée. Les revendications étaient néanmoins invalides en vertu de l'article 101 car elles visaient des résultats plutôt que des solutions.

Bien que surprenante, la décision de la Commission est un développement logique de l'approche d'American Axle. Pour citer American Axle, "les caractéristiques non revendiquées ne sont pas pertinentes pour l'étape 1 ou l'étape 2 de l'analyse Mayo/Alice". L'articulation par le CCPA de la vérité fondamentale du droit des brevets dans Roberts - que les revendications définissent les limites de l'invention et que la spécification détaille comment l'invention doit être pratiquée - n'est sans doute plus une bonne loi après American Axle.

Assez ironiquement, l'analyse de l'admissibilité au brevet de la Commission commence par cette citation de Classen Immunotherapies :[6] "L'énoncé de l'objet brevetable n'a pratiquement pas changé depuis la première loi sur les brevets en 1790." Mais si la Commission a raison dans son application de American Axle, la Cour suprême et le circuit fédéral ont balayé des décennies de jurisprudence en matière de brevets. Nul doute que les juges du CCPA auraient été surpris d'apprendre que les revendications dans Fuetterer, Swinehart, Miller, Roberts et des affaires similaires que je n'ai pas mentionnées ici étaient toutes des "idées abstraites", car les revendications énonçaient des fonctions en fonction de "caractéristiques non revendiquées".

Et lorsque les tribunaux ont lutté avec l'habilitation des réclamations de biotechnologie dans des affaires comme In re Fisher, 427 F.2d 833 (CCPA 1970), ou Amgen c. Chugai, 927 F.2d 1200 (Fed. Cir. 1991), où les réclamations énonçaient des molécules définies par leur activité biologique, les juges auraient pu éviter une enquête minutieuse sur les faits de l'habilitation, parce que les réclamations n'indiquaient pas comment réaliser les activités souhaitées. Et aujourd'hui, la Cour suprême peut gagner beaucoup de temps dans l'affaire d'habilitation en cours d'Amgen contre Sanofi, car les revendications sont clairement dirigées vers "l'idée abstraite" d'anticorps qui bloquent l'interaction des protéines PSCK9 et LDLR, sans identifier comment ces anticorps sont obtenus.

La décision de la Commission est actuellement en appel. Sans aucun doute, le circuit fédéral pourrait résoudre le cas, s'il le souhaite, avec une règle ad hoc selon laquelle les revendications de compositions de matière ne sont pas dirigées vers des idées abstraites - tout comme Vanda a imposé une règle ad hoc selon laquelle les méthodes de traitement ne sont pas dirigées vers les lois de la nature.[7] Mais sans aborder les erreurs doctrinales et historiques plus profondes d'American Axle (et finalement de Mayo), les tribunaux pourraient se retrouver sans cesse à se boucher les doigts dans les trous qui fuient du régime actuel d'admissibilité aux brevets. À un moment donné, nous pourrions en venir à penser que tout l'édifice est construit sur une fondation pourrie, et qu'il vaudrait peut-être mieux le balayer.

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[1] Moins de catalyseur restant et des distances grain-grain plus courtes sont tous deux avantageux.

[2] Fuetterer a cité la nouvelle disposition de la loi de 1952 sur les revendications fonctionnelles qui apparaît maintenant sous le § 112(f). Une partie, mais pas la totalité, de la jurisprudence ultérieure du CCPA sur les concordats s'est également appuyée sur cette disposition. Swinehart n'était pas fondé sur cette disposition, mais le tribunal l'a considérée comme une preuve que son approche était conforme à l'intention du Congrès. Le CCPA a étendu l'utilisation des revendications fonctionnelles au groupe radical d'un composé (par rapport à un ingrédient dans une composition) dans In re Barr, 444 F.2d 588 (CCPA 1971).

[3] Brevet américain 3,766,080. Ces techniques ont été décrites dans la description en tant que "techniques conventionnelles de croissance de cristaux".

[4] Il pourrait être ainsi défini, selon le CCPA.

[5] Dans American Axle, le tribunal de district a rejeté la contestation de la durée indéterminée des défendeurs, et les défendeurs n'ont pas soulevé l'absence d'habilitation ou de divulgation écrite.

[6] 659 F.3d 1057, 1063 (Fed. Cir. 2011).

[7] Mais de manière inquiétante, la récente décision du circuit fédéral dans Chromadex applique l'enquête en deux étapes Mayo/Alice à une revendication de composition comme analyse alternative.

Professeur de droit à la Faculté de droit de l'Université du Missouri. Voir tous les messages de Dennis Crouch →